Contrefaçon de marques de l’Union européenne et française : responsabilité du franchisé exploitant des signes identiques sans autorisation

La contrefaçon de marque ne requiert pas la mauvaise foi du contrefacteur. Dès lors qu’un tiers utilise un signe identique à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques à ceux visés à l’enregistrement, la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de son ignorance de la protection du signe ou de son intention. En l’espèce, l’exploitation du hashtag #runstoppable sur les réseaux sociaux pour promouvoir des articles de sport de course à pied constitue une contrefaçon par reproduction au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001, dès lors que le signe est identique et les produits/services visés sont identiques à ceux couverts par la marque de l’Union européenne. L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose au juge d’apprécier distinctement les conséquences économiques négatives (manque à gagner, pertes subies), le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur. Cette appréciation distincte interdit un cumul automatique des chefs de préjudice. Lorsque le demandeur ne justifie pas précisément le lien causal entre les actes de contrefaçon et la baisse de chiffre d’affaires alléguée, le juge peut réduire significativement l’indemnité en se fondant sur les bénéfices indus retirés par le contrefacteur de l’exploitation non autorisée du signe. L’apposition d’une marque en petits caractères sur un panneau de signalisation, même isolée et confidentielle, constitue une contrefaçon si elle désigne les services du contrefacteur. Cependant, l’absence de preuve de conséquences économiques négatives justifie une indemnité symbolique. La cessation rapide des actes litigieux et l’absence de preuve du chiffre d’affaires généré par la contrefaçon limitent l’indemnisation aux bénéfices indus et à la dilution de la marque. Les demandes de publication d’un jugement ne sont pas accordées lorsque le préjudice est intégralement réparé par l’indemnité allouée.

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La contrefaçon de marque ne requiert pas la mauvaise foi du contrefacteur. L’exploitation d’un hashtag identique pour des produits identiques constitue une contrefaçon. Le juge doit apprécier distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur, sans cumul automatique.

Une marque de l’Union européenne et une marque française sont titularisées par un vendeur en ligne de matériel de course à pied. Un franchisé conclut un contrat de franchise avec une autre société pour exploiter un réseau de magasins. Le titulaire des marques reproche au franchisé l’exploitation non autorisée de ses signes distinctifs, notamment le hashtag #runstoppable utilisé sur les réseaux sociaux pour promouvoir des articles de sport identiques à ceux couverts par les marques enregistrées, ainsi que l’apposition du signe I Run sur un panneau de signalisation du magasin. Le franchisé soutient qu’il ignorait la protection de ces signes, que d’autres concurrents les utilisent également, et qu’il a cessé rapidement ces usages. Il conteste également l’existence de tout préjudice économique, arguant que son magasin n’est pas situé dans la même zone de chalandise que celui du titulaire des marques et que ses résultats financiers sont restés stables voire positifs. Le titulaire des marques demande une indemnisation substantielle fondée sur un manque à gagner de 200 000 euros et des pertes subies de 140 000 euros pour la marque #runstoppable, ainsi que 200 000 euros de manque à gagner et 500 000 euros de pertes subies pour la marque I Run. Il sollicite également la publication du jugement et des dommages supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par le franchisé relative à l’absence de mise en demeure préalable, cette dernière ne constituant pas une condition de recevabilité de l’action. Il reconnaît la contrefaçon pour les deux marques mais réduit drastiquement les indemnités en raison de l’absence de justification précise du préjudice économique allégué.

• Identité du signe avec la marque enregistrée
• Identité des produits ou services avec ceux couverts par l’enregistrement
• Usage dans la vie des affaires du signe litigieux
• Absence de consentement du titulaire de la marque
• Atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantir la provenance
• Impossibilité de justifier le lien causal entre contrefaçon et préjudice économique

• Procès-verbaux de commissaire de justice des 18 mai et 6 novembre 2019 constatant l’usage du signe #runstoppable sur la page Instagram du défendeur
• Attestation de l’expert comptable du demandeur établissant une baisse de 7,5% du chiffre d’affaires et de 4% de la marge brute
• Bilans comptables du défendeur pour les exercices 2019 et 2020 montrant une augmentation du chiffre d’affaires après cessation de l’usage litigieux
• Procès-verbal de constatation du 14 décembre 2023 établissant l’apposition du signe I Run sur un panneau de signalisation
• Pièces justificatives de l’enregistrement des marques et de leur couverture

Le défendeur est condamné à verser au demandeur une indemnité totale de 5 500 euros en réparation des contrefaçons commises, ainsi que les dépens et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation reflète l’absence de justification précise du préjudice économique allégué par le demandeur, malgré la caractérisation certaine de la contrefaçon.

• Paiement de 5 000 euros pour contrefaçon de la marque #runstoppable
• Paiement de 500 euros pour contrefaçon de la marque I Run
• Condamnation aux dépens avec distraction au profit du conseil du demandeur
• Paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Exécution provisoire de la décision nonobstant appel
• Rejet des demandes de publication du jugement

À faire

• Documenter précisément le lien causal entre contrefaçon et préjudice économique par comparaison de périodes
• Produire les bilans comptables complets du demandeur et du défendeur pour analyse
• Obtenir une expertise comptable détaillée évaluant les bénéfices indus du contrefacteur
• Constituer un dossier de preuves photographiques et vidéographiques de l’usage litigieux
• Justifier précisément chaque poste de préjudice (manque à gagner, pertes subies, investissements)

À éviter

• Alléguer un préjudice sans justification précise du montant et du lien causal
• Négliger de contester l’absence de mise en demeure préalable dès la phase liminaire
• Omettre de produire les bilans comptables du défendeur pour démontrer l’absence d’impact économique
• Ignorer que la bonne foi du contrefacteur est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon
• Demander des mesures de publication sans justifier que le préjudice n’est pas intégralement réparé par l’indemnité

La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable

L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de marque. Aucun texte n’impose au titulaire d’une marque d’adresser une mise en demeure préalable avant d’assigner le contrefacteur devant le tribunal. La fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement est donc écartée. L’assignation elle-même vaut mise en demeure au sens de la procédure civile.

La contrefaçon de marque de l’Union européenne par reproduction

L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 confère au titulaire d’une marque de l’Union européenne un droit exclusif d’interdire à tout tiers l’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. La contrefaçon par reproduction est caractérisée lorsque le signe utilisé est identique à la marque et les produits ou services visés sont identiques à ceux couverts par l’enregistrement. La bonne foi du contrefacteur est indifférente : l’ignorance de la protection du signe ne constitue pas une défense. L’existence d’usages similaires par d’autres concurrents n’exonère pas le défendeur de sa responsabilité. La cessation rapide des actes litigieux et le licenciement du salarié à l’origine des publications ne suppriment pas la contrefaçon déjà commise.

La contrefaçon de marque française par reproduction

L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à une marque française pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’apposition d’une marque sur un panneau de signalisation désignant l’établissement du contrefacteur constitue un usage dans la vie des affaires. Le contrefacteur ne peut ignorer l’apposition d’un signe sur un panneau dont il a nécessairement profité. La brièveté de la durée de cet usage n’exonère pas de la responsabilité.

La fonction essentielle de la marque et les conditions de l’interdiction

Le droit exclusif du titulaire de la marque n’est pas absolu. Il ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service. Cette condition est remplie lorsque le signe est utilisé pour désigner des produits ou services identiques à ceux couverts par la marque.

L’appréciation distincte des chefs de préjudice en matière de contrefaçon

L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose au juge d’apprécier distinctement les conséquences économiques négatives (manque à gagner et pertes subies), le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. L’emploi de l’adverbe « distinctement » commande une appréciation séparée de chaque chef de préjudice et non pas cumulative. Le juge peut allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

La preuve du manque à gagner en matière de contrefaçon de marque

Le demandeur qui invoque un manque à gagner doit justifier du lien causal direct entre les actes de contrefaçon et la baisse de chiffre d’affaires alléguée. Une baisse de chiffre d’affaires constatée sur la période de contrefaçon ne suffit pas à établir que cette baisse est la conséquence directe des actes litigieux, notamment lorsque d’autres facteurs peuvent l’expliquer. Le demandeur doit également justifier précisément du montant du gain manqué allégué. L’absence de chiffre d’affaires du contrefacteur ou l’impossibilité de déduire de ses bilans comptables le chiffre d’affaires directement généré par l’usage litigieux limite la condamnation.

Les bénéfices indus retirés par le contrefacteur

En exploitant indûment un signe protégé, le contrefacteur bénéficie des investissements promotionnels et publicitaires réalisés par le titulaire de la marque sans avoir supporté ces coûts. Cette économie d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels constitue un bénéfice indu justifiant une indemnisation. L’exploitation non autorisée du signe contribue également à sa banalisation, ce qui cause un préjudice supplémentaire au titulaire de la marque.

L’indemnisation en cas d’absence de conséquences économiques négatives

Lorsque le demandeur ne démontre pas l’existence de conséquences économiques négatives en lien direct avec la contrefaçon, notamment en raison de l’isolement et du caractère confidentiel de l’usage litigieux, le juge peut allouer une indemnité symbolique fondée sur la dilution de la marque. Cette indemnité reflète le préjudice immatériel causé par l’atteinte à la fonction distinctive de la marque, indépendamment de tout impact économique mesurable.

Les mesures de publication d’un jugement en matière de contrefaçon

Les mesures de publication ordonnées par le juge visent à réparer le préjudice moral causé par la contrefaçon. Lorsque le préjudice est intégralement réparé par l’indemnité allouée, les demandes de publication ne sont pas accordées. Ces mesures ne constituent pas une réparation supplémentaire mais une modalité alternative de réparation du préjudice moral.

Article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, Article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, Article 122 du code de procédure civile, Article 696 du code de procédure civile, Article 699 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile, Article 514 du code de procédure civile

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