Contrefaçon de marques confirmée contre Amazon

La mise hors de cause des sociétés affiliées d’un groupe ne peut être prononcée en l’absence d’une identification claire et précise de leur rôle effectif dans les actes litigieux. En l’espèce, l’indétermination des responsabilités des différentes entités Amazon impliquées dans le service « Merch on Demand » justifie leur maintien dans la procédure. Concernant la déchéance des marques, le titulaire doit démontrer un usage sérieux et continu pour chaque produit ou service protégé, sur la période de référence de cinq ans précédant la demande reconventionnelle. Ici, la société titulaire a apporté des preuves suffisantes d’exploitation régulière et significative de ses marques pour les produits contestés (totebags, tee-shirts, sweats), ce qui exclut la déchéance pour ces produits. La contrefaçon est caractérisée lorsque le signe reproduit est identique à la marque et utilisé pour des produits identiques, sans autorisation, dans la vie des affaires, portant atteinte à la fonction essentielle de la marque. La reproduction à l’identique des marques verbales sur les produits commercialisés par Amazon constitue donc une contrefaçon. En matière de droit d’auteur, la protection requiert l’originalité, c’est-à-dire l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La simple utilisation d’une technique répandue, même maîtrisée, ne suffit pas à conférer cette originalité. Le dessin litigieux, bien que maîtrisé techniquement, ne présente pas d’éléments originaux distinctifs par rapport à d’autres œuvres similaires antérieures, et résulte d’une commande limitant la liberté créative. Par conséquent, la protection par droit d’auteur est refusée. Enfin, en matière d’indemnisation, l’absence de preuve précise du préjudice économique ou moral limite la réparation à une somme modeste, tenant compte de la banalisation des marques par la contrefaçon. Les mesures de destruction des produits sont inopérantes en l’absence de stocks et la publication judiciaire n’est pas ordonnée faute de justification suffisante.

La mise hors de cause des sociétés affiliées d’un groupe nécessite une identification précise de leur rôle dans les actes litigieux. L’usage sérieux et continu des marques sur cinq ans exclut la déchéance. La contrefaçon est caractérisée par la reproduction identique des marques sans autorisation. Le dessin litigieux manque d’originalité pour la protection par droit d’auteur. L’absence de preuve précise du préjudice limite l’indemnisation, et les mesures de destruction sont inopérantes sans stocks.

Une société exploitant une librairie anglophone revendique la protection de ses marques verbales et d’une œuvre originale représentant la façade de sa boutique. Elle accuse plusieurs sociétés Amazon de contrefaçon pour avoir commercialisé via leur plateforme des vêtements reproduisant ses marques et l’œuvre. Les défenderesses contestent la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre et l’originalité de celle-ci, ainsi que l’usage sérieux des marques. Le tribunal rejette la demande de mise hors de cause de certaines sociétés Amazon, constate que la demanderesse justifie d’un usage sérieux de ses marques pour les produits en litige, et reconnaît la contrefaçon des marques par les défenderesses. En revanche, il rejette la protection par droit d’auteur de l’œuvre, estimant que celle-ci ne présente pas d’originalité suffisante. Le tribunal interdit l’usage des signes litigieux, condamne les défenderesses à verser des dommages-intérêts limités à 3 000 euros, rejette les demandes de destruction des produits et de publication judiciaire, condamne les défenderesses aux dépens et au paiement de frais irrépétibles, et rappelle que la décision est exécutoire par provision.

• Preuve de l’usage sérieux des marques « [D] AND COMPANY » pour totebags, tee-shirts et sweats sur la période de référence.
• Contrefaçon caractérisée par reproduction identique des marques sur produits vendus via Amazon « Merch on Demand ».
• Rejet de la demande de mise hors de cause des sociétés Amazon liées au service « Merch on Demand ».
• Rejet de la demande de protection par droit d’auteur du dessin de la façade, faute d’originalité suffisante.
• Absence de preuve suffisante du préjudice moral et économique lié à la contrefaçon.
• Condamnation limitée à 3.000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon de marques.
• Interdiction d’utilisation des signes litigieux sous astreinte et condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

• Procès-verbaux de constat sur internet des 13 et 20 avril 2023
• Constat d’achat sur internet du 26 avril 2023
• Extraits de la base marques de l’INPI
• Factures et extraits comptables de ventes de tee-shirts, sweats et tote bags
• Procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2024
• Photographies des produits reproduisant la marque « [D] and Company »

Les sociétés Amazon sont reconnues coupables de contrefaçon des marques verbales de la société [Q] sur des tote-bags, tee-shirts et sweats, mais la contrefaçon de droit d’auteur est rejetée. Les demandes de déchéance des marques sont rejetées. Les dommages-intérêts sont limités à 3 000 euros, et les demandes de publication et destruction sont écartées.

• Rejet de la mise hors de cause des sociétés Amazon
• Rejet des demandes en déchéance des marques
• Reconnaissance de la contrefaçon des marques
• Rejet de la contrefaçon de droit d’auteur
• Condamnation aux dommages-intérêts limités
• Rejet des demandes de publication et destruction

À faire

• Vérifier la titularité et l’usage sérieux des marques
• Fournir des preuves d’exploitation commerciale
• Documenter la contrefaçon des marques et œuvres
• Respecter les procédures de mise hors de cause
• Présenter les demandes indemnitaires et accessoires

À éviter

• Ne pas ignorer les preuves de non-originalité
• Éviter les demandes sans fondement probant
• Ne pas omettre les mesures d’interdiction
• Ne pas négliger les preuves de contrefaçon
• Ne pas oublier les règles d’exécution provisoire

Quelle est la règle de droit applicable à la mise hors de cause des différentes sociétés défenderesses au regard de leur qualité pour défendre ?

Le tribunal se fonde sur l’article 32 du code de procédure civile, selon lequel « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Il rappelle que, combiné avec les articles 30, 31 et 122 du même code, ce texte implique que les demandes formées par une personne dépourvue d’intérêt légitime ou de qualité pour agir sont irrecevables.

Il applique également l’article 6 III.1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui impose à l’éditeur d’un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public sa dénomination ou raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, son capital social et l’adresse de son siège social. Cette disposition a pour but de permettre l’identification de l’éditeur du site, responsable de son contenu, et, à défaut, de faire peser la responsabilité sur le titulaire du nom de domaine présumé exploitant.

Au vu de l’indétermination contractuelle et documentaire du périmètre exact des entités Amazon impliquées dans le service « Merch on Demand », le tribunal juge qu’il n’est pas établi qu’une ou plusieurs des sociétés défenderesses seraient dépourvues de qualité pour défendre. Il rejette donc la demande de mise hors de cause, renvoyant l’examen de la responsabilité de chacune à l’analyse des actes litigieux.

Quels textes le tribunal applique-t-il pour apprécier la demande reconventionnelle en déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux ?

Pour la marque de l’Union européenne, le tribunal applique l’article 58, 1, a) du règlement (UE) 2017/1001, qui prévoit que le titulaire est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sans justes motifs de non-usage.

Pour les marques françaises, il se fonde sur l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Il rappelle que, selon l’article L.716-3, la déchéance prend effet à la date de la demande, et que l’article L.716-3-1 met la charge de la preuve de l’exploitation sur le titulaire de la marque.

Le tribunal se réfère à la jurisprudence de la CJUE (Ansul, C-40/01) et de la Cour de cassation pour préciser que l’usage doit être sérieux, à titre de marque, et apprécié au regard du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage, en excluant les usages purement symboliques. Il retient que la période de référence court du 22 avril 2019 au 22 avril 2024, date de la demande reconventionnelle, et que l’usage doit être démontré pour les produits effectivement opposés (totebags, sweats, tee-shirts) et non pour l’ensemble des produits des classes 18, 22 et 25.

Comment le tribunal détermine-t-il l’intérêt à agir des défendeurs en déchéance et limite-t-il l’objet de la demande aux seuls produits pertinents ?

En combinant l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle avec l’article 70 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à former une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité.

Il constate que les défendeurs sollicitent la déchéance pour l’ensemble des produits des classes 18, 22 et 25, alors que le litige porte sur des totebags, sweats et tee-shirts. Il juge que les défendeurs n’ont d’intérêt à agir en déchéance que pour ces produits effectivement opposés au titre de la contrefaçon. En conséquence, il limite l’examen de l’usage sérieux aux totebags, sweats et tee-shirts et déclare irrecevable la demande de déchéance pour les autres produits et services non invoqués par le demandeur.

Quels éléments de preuve le tribunal retient-il pour caractériser l’usage sérieux des marques françaises et de l’Union européenne pour les totebags, sweats et tee-shirts ?

Le tribunal relève que le demandeur produit des factures de commandes de tee-shirts et sweats sérigraphiés avec la marque verbale, des visuels publiés sur les réseaux sociaux, des captures d’écran de son logiciel de ventes pour la période 2019–2024 concernant les totebags, sweats et tee-shirts, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à partir de l’extraction de ce logiciel, référençant les ventes de ces produits dans la boutique parisienne.

Il constate que ces pièces permettent de vérifier la correspondance entre les références du logiciel et les produits effectivement commercialisés, et qu’elles attestent d’une exploitation continue, significative et régulière des marques pour les totebags, sweats et tee-shirts, en France, durant la période de référence. Il en déduit que l’usage sérieux est établi pour ces produits, tant pour les marques françaises que pour la marque de l’Union européenne, et rejette la demande de déchéance pour ces produits.

Quelle règle de droit le tribunal applique-t-il pour caractériser la contrefaçon des marques verbales par les sociétés défenderesses ?

Le tribunal se fonde sur l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ».

Il applique l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001, qui confère au titulaire d’une marque de l’Union européenne un droit exclusif et l’habilite à interdire à tout tiers, sans son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion, le risque de confusion incluant le risque d’association.

Par analogie, il se réfère aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle pour les marques françaises. Il rappelle la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le titulaire ne peut interdire l’usage d’un signe que si cinq conditions sont réunies : usage dans la vie des affaires, sans autorisation, à titre de marque, pour des produits ou services identiques ou similaires, et portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment sa fonction d’indication d’origine.

Quels critères le tribunal utilise-t-il pour constater l’identité des signes et des produits en cause dans la contrefaçon de marques ?

Le tribunal constate, à partir de procès-verbaux de constat sur internet et d’un constat d’achat, que le site exploité par les défenderesses propose à la vente des sweats, tee-shirts et totebags sur lesquels est reproduit le signe verbal identique aux marques enregistrées, ce signe figurant également dans le titre des annonces, dans la description des produits, dans la commande et sur la facture.

Il relève que le signe est reproduit « sans modification ni ajout » et que, considéré dans son ensemble, il ne présente que des différences insignifiantes, au sens de la définition jurisprudentielle de l’identité (CJUE, LTJ Diffusion). Il note que les produits concernés (vêtements et sacs en tissu) sont identiques à ceux désignés par les enregistrements en classes 18, 22 et 25. Ces éléments permettent de retenir une contrefaçon par reproduction à l’identique de marques pour des produits identiques.

Comment le tribunal apprécie-t-il l’usage « à titre de marque » et « dans la vie des affaires » du signe litigieux par les défenderesses ?

Le tribunal relève que le signe litigieux est apposé sur la face avant des produits (sweats, tee-shirts, totebags), qu’il figure dans le titre des annonces et dans la description des produits sur la plateforme de vente. Il en déduit que ce signe sert à identifier l’origine commerciale des produits et à les distinguer sur le marché, ce qui caractérise un usage à titre de marque.

Il constate également que cet usage intervient dans le cadre d’une activité de vente en ligne de produits, organisée via le service « Merch on Demand », qui permet la commercialisation de vêtements personnalisés. Il s’agit donc d’un usage dans la vie des affaires, au sens des textes applicables, et non d’un usage privé ou interne.

Sur quels fondements et avec quels critères le tribunal refuse-t-il la protection par le droit d’auteur à l’illustration revendiquée par le demandeur ?

Le tribunal applique les articles L.111-1, L.112-1 et L.112-2, 7° du code de la propriété intellectuelle, qui reconnaissent la protection des œuvres de dessin dès lors qu’elles constituent des œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination. Il rappelle que la protection est acquise sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Il souligne qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter l’originalité de l’œuvre en identifiant les caractéristiques manifestant sa personnalité. Après avoir examiné les choix revendiqués (abandon des couleurs, mise en valeur des lignes, foisonnement de détails, présence de feuillages), il confronte l’illustration à de nombreuses œuvres antérieures utilisant la même technique du « trait pur » pour représenter des façades ou des intérieurs.

Constatant que les caractéristiques invoquées relèvent d’une technique largement répandue et que la création ne se dégage pas de manière suffisamment nette et significative de ce fonds commun, le tribunal juge que l’illustration ne présente pas d’originalité au sens du droit d’auteur. Il relève en outre qu’elle procède d’une commande, ce qui limite la liberté créative de l’auteur. Il en conclut que l’œuvre n’est pas protégeable et rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.

Comment le tribunal applique-t-il l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle pour fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre de la contrefaçon de marques ?

Le tribunal rappelle que, selon l’article L.716-4-10, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit considérer distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (manque à gagner, perte subie) ; 2° le préjudice moral ; 3° les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements. Il rappelle également que, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus, cette somme n’excluant pas l’indemnisation du préjudice moral.

En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse ne fournit pas d’éléments précis sur ses pertes économiques ni sur le volume exact des ventes contrefaisantes, tandis que les défenderesses produisent des chiffres non pleinement justifiés (quelques dizaines d’articles pour un chiffre d’affaires brut inférieur à 1 000 euros). Il relève également l’absence de preuve d’un préjudice moral distinct, la demanderesse se bornant à invoquer un « combat idéologique ».

Au vu de ces éléments lacunaires, le tribunal évalue globalement le préjudice à 3 000 euros, en tenant compte de la banalisation des marques résultant de la contrefaçon, sans recourir à la méthode de la somme forfaitaire fondée sur des redevances hypothétiques. Il condamne in solidum les défenderesses à ce montant.

Pour quelles raisons le tribunal refuse-t-il d’ordonner des mesures de destruction des produits et de publication judiciaire du jugement ?

En application de l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal rappelle qu’il peut ordonner, en cas de condamnation pour contrefaçon, le rappel, l’écartement des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants, ainsi que toute mesure appropriée de publicité du jugement, aux frais du contrefacteur.

Il constate toutefois que, dans le cadre du service « Merch on Demand », les produits sont fabriqués à la demande et qu’aucun stock n’est détenu par les défenderesses, de sorte qu’une mesure de destruction serait sans objet. Il relève également que les annonces litigieuses ont été supprimées et qu’aucune nouvelle commande ne peut être passée.

S’agissant de la publication, le tribunal estime que le préjudice est suffisamment réparé par l’interdiction d’usage des marques et l’allocation de dommages et intérêts. Il juge qu’il n’est pas nécessaire, au regard des circonstances de l’espèce, d’ordonner une publication sur les sites des défenderesses ou dans la presse, et rejette donc ces demandes.

Sur quel fondement et selon quels critères le tribunal prononce-t-il l’interdiction d’usage du signe litigieux sous astreinte ?

Le tribunal se réfère à l’article 130, alinéa 1, du règlement (UE) 2017/1001, qui prévoit que lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate une contrefaçon, il doit, sauf raisons particulières, interdire au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon et prendre les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

Constatant la contrefaçon des marques verbales françaises et de l’Union européenne, il interdit aux défenderesses d’utiliser ou de reproduire le signe litigieux sur des totebags, sweats et tee-shirts. Il assortit cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, pendant 90 jours, et se réserve la liquidation de l’astreinte. Cette modalité vise à assurer l’effectivité de la cessation des actes de contrefaçon.

Comment le tribunal statue-t-il sur les dépens et les frais irrépétibles au regard de l’issue du litige ?

Le tribunal constate que les défenderesses sont déclarées responsables de contrefaçon de marques et déboutées de leurs demandes principales et reconventionnelles en déchéance. En application des règles de droit commun, il les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par l’avocat du demandeur selon l’article 699 du code de procédure civile.

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il condamne in solidum les défenderesses à verser au demandeur la somme de 15 000 euros, comprenant les frais de traduction et de constats, ces derniers n’entrant pas dans la liste des dépens de l’article 695. Il déboute les défenderesses de leur propre demande fondée sur l’article 700, en cohérence avec leur qualité de parties perdantes.

Article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, Article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, Article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, Article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, Article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, Article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, Article 696 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile

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