Contrefaçon de marque verbale et semi-figurative : responsabilité de l’annonceur pour l’utilisation de termes similaires en campagne publicitaire Google Ads

La contrefaçon de marque s’apprécie en fonction de l’identité ou de la similitude entre les signes et les produits ou services, selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Lorsqu’un signe est identique à une marque, même avec des différences orthographiques mineures (suppression d’une lettre), et qu’il est exploité pour des services identiques, la contrefaçon est caractérisée sans nécessité de démontrer un risque de confusion. En revanche, pour les marques semi-figuratives, l’existence d’un risque de confusion doit être établie, notamment lorsque le consommateur moyen pourrait considérer le signe comme une déclinaison économiquement liée de la marque protégée. L’annonceur demeure responsable de ses publications publicitaires, même lorsqu’elles sont générées automatiquement par des plateformes comme Google Ads ; il lui incombe de vérifier que les annonces ne portent pas atteinte aux droits des tiers. Cette vigilance s’accroît lorsque l’annonceur a connaissance d’un contentieux récurrent avec le titulaire de la marque. La force probante d’un constat d’huissier sur internet suppose le respect d’un protocole technique strict, conforme à la norme AFNOR NF Z 67-147, incluant la description du matériel, la mention de l’adresse IP, la désactivation des serveurs Proxy et la purge des caches et cookies. L’absence de respect de ces règles, bien qu’elle n’entraîne pas la nullité du constat, affecte sa fiabilité et son poids probant. L’indemnisation du préjudice moral consécutif à la contrefaçon doit rester proportionnée à la gravité des usages contrefaisants et à l’importance de la campagne litigieuse. Les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont recevables que si le demandeur établit que le demandeur initial a fait dégénérer son droit d’agir en justice.

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La contrefaçon de marque s’apprécie selon l’identité ou similitude entre signes et produits. L’identité du signe avec la marque, même avec différences orthographiques mineures, caractérise la contrefaçon pour services identiques. L’annonceur demeure responsable de ses publications publicitaires, même générées automatiquement. La force probante d’un constat d’huissier suppose le respect de la norme AFNOR NF Z 67-147. L’indemnisation du préjudice moral doit rester proportionnée à la gravité des usages contrefaisants.

Une société de promotion immobilière, titulaire de marques verbale et semi-figurative « TRADIMAISONS » enregistrées auprès de l’INPI, a assigné un constructeur de maisons individuelles en contrefaçon pour l’utilisation du vocable « TRADIMAISON » dans sa campagne publicitaire Google Ads. Le demandeur avait déjà obtenu un jugement en 2022 concernant d’autres signes contrefaisants (TRADIECO MAISONS, TRADIECO DES MAISONS DE QUALITÉ). Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, arguant que le demandeur aurait dû concentrer l’ensemble de ses moyens dans la première instance. Le tribunal a rejeté cette exception, considérant que les actes de contrefaçon reprochés dans chacune des instances n’étaient pas identiques. Sur le fond, le tribunal a constaté la contrefaçon de la marque verbale « TRADIMAISONS » par l’utilisation du signe « TRADIMAISON », en raison de la similitude orthographique mineure et de l’identité des services (construction immobilière). Pour la marque semi-figurative, le tribunal a également retenu la contrefaçon en démontrant l’existence d’un risque de confusion chez le consommateur moyen. Le tribunal a rejeté les critiques du défendeur concernant la force probante du procès-verbal d’huissier, bien qu’il ait relevé des lacunes dans le respect du protocole technique. Le défendeur a été condamné à cesser l’utilisation du vocable litigieux sous astreinte, à verser 15 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros pour préjudice moral. Le tribunal a également rejeté la demande du défendeur tendant à faire garantir par son prestataire informatique les condamnations prononcées, considérant que ce dernier n’avait pas réservé le mot-clé litigieux et n’avait pas connaissance du contentieux.

• Identité du signe à la marque malgré différence orthographique mineure (suppression d’une lettre)
• Identité des services : construction immobilière (classe 37) pour les deux marques
• Absence de consentement du titulaire de la marque
• Usage dans la vie des affaires : campagne publicitaire adwares
• Responsabilité de l’annonceur en tant que maître de la campagne publicitaire
• Vigilance accrue due au contentieux récurrent antérieur

• Reconnaissance expresse par le défendeur de l’utilisation du mot TRADIMAISON dans sa campagne publicitaire (pages 32-33 des écritures)
• Procès-verbal de constat d’huissier du 22 janvier 2020 (malgré lacunes techniques)
• Factures de décembre 2019 et janvier 2020 établissant la relation entre le défendeur et son prestataire informatique
• Intervention du défendeur auprès de son prestataire pour exclure le mot-clé litigieux (preuve de maîtrise des mots-clés)
• Enregistrement des marques auprès de l’INPI (marque verbale n° 14 4 135 606 et semi-figurative n° 14 4 136 607)

Le défendeur doit cesser immédiatement l’utilisation du vocable TRADIMAISON associé à des services de construction immobilière, sous peine d’astreinte. Il est condamné au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon et 3 000 euros pour préjudice moral, ainsi qu’à 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Son prestataire informatique doit verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Cessation immédiate de l’utilisation du vocable TRADIMAISON sous astreinte de 150 € par infraction pendant 3 mois
• Paiement de 15 000 € de dommages-intérêts pour contrefaçon
• Paiement de 3 000 € pour préjudice moral
• Paiement de 6 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• Paiement des dépens intégraux
• Exécution provisoire de droit sauf pour la mesure d’interdiction

À faire

• Vérifier la conformité de toutes les annonces publicitaires aux droits des tiers avant publication
• Documenter le respect du protocole AFNOR NF Z 67-147 lors de constats d’huissier sur internet
• Informer les prestataires informatiques de tout contentieux relatif aux marques utilisées
• Exclure proactivement les mots-clés similaires aux marques protégées des campagnes publicitaires
• Conserver les preuves de maîtrise des mots-clés et des interventions correctives

À éviter

• Utiliser des signes orthographiquement similaires aux marques protégées sans autorisation
• Déléguer sans contrôle la gestion des mots-clés publicitaires à des prestataires
• Ignorer les contentieux antérieurs relatifs aux marques utilisées
• Produire des procès-verbaux d’huissier sans respecter les règles techniques de la norme AFNOR
• Contester la responsabilité de l’annonceur pour les annonces générées automatiquement

L’autorité de la chose jugée en matière de contrefaçon de marque

L’autorité de la chose jugée, régie par l’article 1351 du Code civil, exige l’identité de la chose demandée, de la cause et des parties. En matière de contrefaçon de marque, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. Lorsque deux actions en contrefaçon opposent les mêmes parties mais portent sur des actes de contrefaçon différents, l’objet et la cause du litige ne sont pas identiques. En l’espèce, la première action portait sur l’imitation des marques semi-figuratives par l’emploi des vocables TRADIECO MAISONS, TRADIECO DES MAISONS DE QUALITÉ et TRADIECO, tandis que la seconde action porte sur l’utilisation du vocable TRADIMAISON dans une campagne publicitaire adwares. Ces actes de contrefaçon n’étant pas les mêmes, l’action ultérieure n’est pas entachée par l’autorité de la chose jugée. Le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès la première instance tous les arguments juridiques susceptibles de fonder sa demande, mais il n’oblige pas le demandeur à présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits dans la même instance. Dès lors, le fait que le demandeur ait connu l’existence des faits constatés dans le procès-verbal antérieur au jugement de 2022 ne constitue pas un motif de rejet de l’action ultérieure.

La force probante du procès-verbal de constat d’huissier sur internet

La valeur probante d’un constat de commissaire de justice sur internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées. La norme AFNOR NF Z 67-147, parue le 11 septembre 2020, établit le mode opératoire applicable aux procès-verbaux de constat effectués sur internet par huissier de justice. Bien que cette norme n’ait pas de valeur contraignante, elle s’impose à tout commissaire de justice instrumentant sur internet, car les précautions qu’elle contient conditionnent la fiabilité des constatations et permettent de s’assurer de l’authenticité des éléments constatés. Le commissaire de justice est tenu de respecter des impératifs techniques préalables à toute constatation, notamment la description du matériel informatique utilisé, la mention de l’adresse IP de la connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy, la suppression des caches, des fichiers temporaires, des cookies et de l’historique de navigation. Le défaut de respect de ces règles n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de constat, mais affecte sa fiabilité et son poids probant. Le défaut de force probante d’une pièce ne conduit pas à l’écarter des débats mais relève de l’appréciation des moyens de preuve produits par le juge.

L’identité du signe à la marque en cas de différences orthographiques mineures

Un signe est identique à une marque lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. La suppression d’une lettre à la fin d’un mot, lorsque cette suppression n’affecte pas la prononciation du vocable, constitue une différence suffisamment insignifiante pour que le signe soit réputé identique à la marque. En l’espèce, le signe verbal TRADIMAISON, comparé à la marque verbale TRADIMAISONS, ne présente qu’une différence orthographique mineure par la suppression du « s » à la fin du mot, la prononciation n’en étant pas affectée. Dès lors, le signe est identique à la marque.

La contrefaçon de marque verbale pour services identiques

L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsqu’un signe identique à une marque est exploité pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, la contrefaçon est caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’établir un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. En l’espèce, le signe verbal TRADIMAISON est identique à la marque verbale TRADIMAISONS n° 14 4 135 606, et il est exploité pour des services identiques de construction immobilière (classe 37). La contrefaçon est donc établie.

La contrefaçon de marque semi-figurative et le risque de confusion

Lorsqu’une marque semi-figurative n’est pas identique au signe litigieux en raison de l’ajout d’éléments figuratifs, la contrefaçon ne peut être retenue que si est démontré un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant un simple risque d’association du signe avec la marque, selon l’article L. 713-2 2° du Code de la propriété intellectuelle. L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Le consommateur d’attention moyenne sera enclin à confondre l’origine des services proposés en pensant qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque protégée à laquelle elle est économiquement liée. En l’espèce, le signe TRADIMAISON, bien que dépourvu des éléments figuratifs de la marque semi-figurative TRADIMAISONS n° 14 4 136 607, crée un risque de confusion chez le consommateur moyen qui le percevra comme une variante de la marque protégée.

La responsabilité de l’annonceur pour les annonces générées automatiquement

En tant qu’annonceur, une entreprise est responsable de ses publications publicitaires et il lui incombe de vérifier que les annonces commerciales ne portent pas atteinte aux droits des tiers. Cette responsabilité s’étend aux annonces générées automatiquement par les plateformes publicitaires, telles que Google Ads. Lorsque l’annonceur a connaissance d’un contentieux récurrent avec le titulaire d’une marque, sa vigilance doit être particulièrement accrue. Le fait que l’annonceur intervienne auprès de son prestataire informatique pour exclure un mot-clé litigieux établit que l’annonceur et son prestataire ont la maîtrise des mots-clés utilisés dans les campagnes publicitaires.

L’indemnisation du préjudice moral en matière de contrefaçon de marque

Le préjudice moral subi du fait de la contrefaçon d’une marque est indéniable et justifie une indemnisation. Cependant, le quantum de cette indemnisation doit rester proportionné à la gravité des usages contrefaisants et à l’importance de la campagne publicitaire litigieuse. L’appréciation du préjudice moral relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

La responsabilité du prestataire informatique en matière de contrefaçon

Un prestataire informatique chargé du référencement d’un site internet n’engage sa responsabilité que s’il a commis une faute contractuelle caractérisée. Lorsque le prestataire n’a pas réservé le mot-clé litigieux et qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance du contentieux opposant l’annonceur au titulaire de la marque, sa faute contractuelle n’apparaît pas caractérisée. En l’espèce, la société NOUVELLE ROM n’ayant pas réservé le mot-clé TRADIMAISON et n’ayant pas eu connaissance du contentieux, sa responsabilité n’est pas engagée.

Les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive

Une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie que si le demandeur établit que le demandeur initial a fait dégénérer son droit d’agir en justice. Le simple fait que le demandeur initial obtienne gain de cause ne suffit pas à caractériser l’abus. En l’espèce, la société TRADIECO n’ayant pas démontré que la société SOPRIA avait fait dégénérer son droit d’agir en justice, sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, Article 1351 du Code civil, Article 1240 du Code civil, Article 1104 du Code civil, Article 122 du Code de procédure civile, Article 480 du Code de procédure civile, Article 768 du Code de procédure civile, Article 32-1 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile

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