Déchéance de la marque Zoom : usage limité aux produits déposés malgré l’évolution technique et contrôle des sous-catégories

L’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle impose un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés au dépôt pendant une période ininterrompue de cinq ans. Lorsque la catégorie enregistrée peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, le juge doit rechercher cette division objectivement, en tenant notamment compte de la finalité ou destination des produits.

La preuve d’un usage pour des enregistreurs portables ne suffit donc pas nécessairement pour la catégorie générale des appareils d’enregistrement du son. De même, l’usage d’applications doit être confronté à la catégorie précisément déposée, et les équipements de sonorisation doivent répondre à la destination extérieure visée. L’évolution technique ne permet pas de substituer des enregistreurs numériques aux magnétophones désignés au dépôt. La cassation partielle sanctionne ces insuffisances de recherche et de motivation, au regard également de l’article 455 du code de procédure civile.

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Une société américaine demandait la déchéance d’une marque française pour défaut d’usage sérieux. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt ayant retenu l’usage pour diverses catégories de produits, faute de recherche sur les sous-catégories autonomes, la destination extérieure de certains équipements, la catégorie des applications et l’assimilation des enregistreurs numériques aux magnétophones. L’affaire est renvoyée devant une cour d’appel autrement composée.

Une société de droit américain a demandé la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, d’une marque française enregistrée pour plusieurs produits électroniques et musicaux. La titulaire de la marque produisait notamment des éléments relatifs à des enregistreurs portables, des applications, des équipements de diffusion sonore et des enregistreurs numériques.

La cour d’appel a considéré que ces éléments établissaient l’usage de la marque pour les catégories déposées, notamment les appareils d’enregistrement du son, les systèmes de création et d’édition de graphiques, les systèmes de sonorisation extérieure et les magnétophones.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché l’existence de sous-catégories autonomes, de ne pas avoir répondu à un moyen portant sur la catégorie des applications, de ne pas avoir vérifié la destination extérieure des équipements et d’avoir assimilé les enregistreurs numériques aux magnétophones. L’affaire est renvoyée devant une cour d’appel autrement composée.

• Usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans
• Correspondance entre les produits utilisés et ceux visés au dépôt
• Division objective et non arbitraire en sous-catégories autonomes
• Prise en compte de la finalité ou destination des produits
• Vérification de la destination extérieure des équipements de sonorisation
• Réponse aux moyens déterminants exposés dans les conclusions
• Absence d’extension de la protection aux produits techniquement substitués

• Ventes d’enregistreurs portatifs, de terrain, de podcast et vidéo-audio
• Applications « Handy Recorder » et « Handy Recorder PRO »
• Équipements comprenant microphones, tables de mixage et amplificateurs
• Interfaces audio d’ordinateurs produites au titre de la sonorisation
• Preuves d’exploitation d’enregistreurs de sons numériques

La titulaire de la marque doit établir un usage correspondant précisément aux produits déposés, sans assimiler automatiquement produits voisins, sous-catégories ou substituts techniques. La demanderesse à la déchéance obtient une nouvelle appréciation des quatre catégories concernées, tandis que la titulaire supporte les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

• Réexamen de la déchéance pour quatre catégories de produits
• Analyse des sous-catégories selon leur finalité et destination
• Contrôle de la correspondance entre applications et produits déposés
• Vérification de l’usage en espace extérieur
• Exclusion possible des produits techniquement substitués
• Paiement des dépens et de 3 000 euros au titre de l’article 700

À faire

• Identifier précisément chaque produit visé par le dépôt
• Classer les preuves par catégorie et sous-catégorie
• Documenter la finalité et la destination des produits
• Établir l’usage pendant cinq années ininterrompues
• Répondre à chaque moyen déterminant des conclusions

À éviter

• Assimiler des produits similaires aux produits déposés
• Confondre une sous-catégorie autonome avec la catégorie générale
• Produire uniquement des preuves relatives à des applications différentes
• Omettre la destination extérieure des équipements concernés
• Substituer des produits numériques aux produits initialement déposés

Les sous-catégories autonomes dans l’appréciation de l’usage sérieux

nLe juge doit rechercher si la catégorie enregistrée peut être divisée objectivement et non arbitrairement en sous-catégories autonomes et cohérentes. Il doit principalement apprécier la finalité ou destination des produits ou services, sans être limité aux indications de la classification de Nice. L’absence d’identification préalable d’une sous-catégorie par le titulaire ne dispense pas de cette recherche. L’usage d’enregistreurs portables devait ainsi être examiné au regard de leur destination spécifique.n

La correspondance entre l’usage prouvé et les produits déposés

nL’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle exige l’utilisation de la marque pour les produits visés au dépôt, et non pour des produits seulement similaires. Les preuves relatives à des applications ne pouvaient être retenues pour une catégorie différente sans répondre au moyen contestant cette correspondance. Les équipements invoqués pour la sonorisation devaient également avoir vocation à être utilisés dans un espace extérieur.n

La portée de l’évolution technique sur l’usage de marque

nL’évolution technique ne permet pas d’étendre la protection initiale du dépôt. L’usage de la marque pour des enregistreurs numériques ne caractérise donc pas, à lui seul, un usage sérieux pour les « magnétophones », même si les premiers ont remplacé les appareils fonctionnant sur bande magnétique.

Article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, Article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, Article 455 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile, Article 450, alinéa 2, du code de procédure civile